Продолжается подписка на наши издания! Вы не забыли подписаться?

Актуальные вопросы прав на служебные изобретения

Фокин В.М., к.т.н., с.н.с., начальник отдела ЦНИИ-4 Минобороны;
Максимов М.В., к.ю.н., зам начальника отдела правовой экспертизы
законопроектов правового управления Государственной Думы ФС РФ

В рамках данной статьи под служебными изобретениями понимаются изобретения, создаваемые их авторами в процессе выполнения ими служебных заданий работодателя в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных работ.

Несмотря на наличие опыта правового регулирования этих отношений в различных странах, применительно к России нельзя констатировать факт удовлетворительного решения указанной проблемы. Нередко в правоприменительной практике приходится решать вопрос о соотношении авторских прав изобретателя, создавшего изобретение при выполнении служебного задания, и авторских прав работодателя на это же изобретение, созданное его работником в процессе выполнения служебного задания. Представляется, что достижение баланса интересов указанных субъектов в рамках рассматриваемых правоотношений возможно путем совершенствования законодательства, регулирующего отношения, возникающие между ними в процессе создания служебных изобретений.

Для проведения сколько-нибудь серьезного анализа требуется достаточно точное определение предмета исследования.

В Патентном законе Российской Федерации (далее – Патентный закон), являющемся в настоящее время основным нормативным правовым актом в рассматриваемой области, не определяется содержание понятия "служебное изобретение". Понятие служебного изобретения дается в нем опосредованным образом. Пункт 2 статьи 8 указанного Закона определяет, что “...право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное”. При этом не являются очевидными и требуют аутентичного толкования использованные в законе термины “служебные обязанности” и “конкретное задание”.

Указанные недостатки Патентного закона в значительной степени усложняют практическое применение правовых норм в отношении служебных изобретений, однако не умаляют важности этих норм.

Решение вопроса о признании изобретения служебным нельзя назвать тривиальным. Такое утверждение, например, может быть аргументировано результатами анализа влияния времени создания изобретения на возникающие в связи с этим правовые последствия для автора изобретения и его работодателя.

1. Фактор времени в проблеме признания служебного характера изобретения

Любое изобретение прежде, чем будет официально признано таковым, проходит несколько этапов в своем развитии. Условно можно выделить следующие этапы:

а) создание (творческий процесс генерации идеи и поиска путей ее осуществления на практике);
б) овеществление (придание идее законченной письменной формы);
в) оформление (поиск аналогов и прототипа, подготовка материалов заявки, подача ее в Патентное ведомство).

Необходимость рассмотрения этапов производства изобретения в теоретическом плане обусловлена положениями статьи 8 Патентного закона. Их анализ показывает, что законодатель признает изобретение созданным еще до подачи заявки в Патентное ведомство и, вообще говоря, даже до придания изобретению законченной письменной формы. Такое положение дел подразумевается, поскольку за работодателем закреплено право подачи заявки на изобретение. Кроме того, очевидно, что работодатель в целях экономической защиты своих интересов может предпринять шаги к доработке и расширению формулы изобретения. Таким образом, процесс придания конечной формы изобретению может быть отделен от этапа непосредственного создания его в авторском виде. Следовательно, термин «создание изобретения» должен охватывать собой исключительно творческий процесс производства новых знаний, выраженных в виде законченного мыслительного образа. Очевидно, что речь идет только о тех новых знаниях, которые по своему внутреннему содержанию удовлетворяют формальным признакам изобретения. Сами формальные признаки изобретения определены в Патентном законе, при этом наличие их материального носителя не исключается.

На каждый из указанных этапов производства изобретения может потребоваться значительная продолжительность времени. В течение этого времени в процессе изобретательской деятельности автор может сменить несколько мест работы, изменить или прекратить трудовые правоотношения, стать индивидуальным предпринимателем и т.д. Представляется важным выяснить, каким образом соотносятся между собой интервалы времени работы автора изобретения у конкретного работодателя с этапами производства изобретения.

Формально группу возможных вариантов времени работы автора изобретения у конкретного работодателя можно изобразить в виде схемы, представленной на рисунке 1.

Так, если все этапы развития изобретения проходят в период оформленных отношений с работодателем (вариант 6), вопрос о правообладателе однозначно решается в пользу работодателя. Менее очевидными являются другие ситуации, например, когда создание изобретения приходится на период еще неоформленных отношений либо формулировка и подача заявки приходится на период уже прекратившихся отношений с работодателем (а, возможно, оформленных уже с новым работодателем).

Рис.1. Варианты позиционирования времени работы автора у работодателя по отношению к этапам производства изобретения

В связи с вышеизложенным необходимо принимать во внимание следующее.

Как указано в статье 8 (часть 1 пункта 2) Патентного закона, основным, наиболее неформальным и значимым этапом производства изобретения является этап его создания. Следовательно, именно этот этап имеет важное значение при признании изобретения служебным.

Если создание изобретения происходит до оформления отношений с работодателем (варианты 2,3,5), то совершенно очевидно, что последний не может претендовать на оформление патентных прав, исходя только из того, что изобретение создано его работником, поскольку он никак не участвовал в основном творческом процессе. В этом случае последующие этапы сути дела не меняют. Однако на авторе должно лежать бремя доказательства того, что фактическое создание изобретения завершилось к моменту приема на работу.

Возможен другой вариант, когда время создания изобретения приходится на период действия трудовых отношений работника и работодателя, а формулировка и подача заявки оказываются вне этого периода (вариант 1). В случае спора бремя доказывания факта создания изобретения в период оформленных отношений с работником-изобретателем должно лежать на работодателе, поскольку именно он планирует деятельность работника и принимает результаты этой деятельности. Таким образом, работодатель заинтересован в закреплении своих прав путем письменного соглашения с работником, например, в трудовом договоре.

В случае, когда изобретение не только создавалось, но и закончено в письменной форме во время имеющих место трудовых отношений изобретателя и работодателя (вариант 4), имеется еще больше оснований считать изобретение служебным, чем в варианте 1.

Реальная жизнь сложна и многообразна. В ней могут возникать и менее очевидные ситуации. Например, работник-изобретатель подает заявку в Патентное ведомство после увольнения с работы, не ставя при этом в известность работодателя, или же заявка подается работником после признания предприятия банкротом. В подобных случаях необходим более сложный алгоритм определения статуса изобретения (служебное или неслужебное) с учетом иных факторов, таких как содержание изобретения, специфика трудовых обязанностей изобретателя на прежнем месте работы и т.п.

В значительной мере избежать подобных трудностей в реальной жизни можно, предусмотрев в трудовом договоре пути разрешения прогнозируемых спорных ситуаций. Например, стороны могут договориться о сроке, в течение которого созданные бывшим работником изобретения будут считаться служебными с соответствующими правами (на приобретение патента) и обязанностями (по выплате вознаграждения за использование изобретения) бывшего работодателя. Более подробно о трудовом договоре речь пойдет ниже.

2. ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТЕНТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ ИЗОБРЕТЕНИЯМИ

Представляется, что правоотношения, связанные со служебными изобретениями, можно определить как урегулированные нормами права общественные отношения по поводу создания изобретения его автором в связи с выполнением им служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, а также последующего оформления патента на изобретение и использования указанного изобретения.

Анализ соотношения прав и обязанностей автора изобретения и его работодателя требует отдельного рассмотрения их правового положения.

Права работодателя определены в Патентном законе. В соответствии с ним работодатель обладает широкими имущественными правами на служебное изобретение, к которым, в первую очередь, относится право подачи заявки и получение патента на служебное изобретение. Таким образом, работодатель, в случае выдачи ему патента, становится обладателем исключительного права на служебное изобретение. В отличие от "Закона об изобретениях в СССР" (далее – Закон об изобретениях), в котором патент на служебное изобретение выдавался работодателю в случае заключения соответствующего договора уступки, в настоящее время работодатель может распоряжаться служебным изобретением вне зависимости от желания автора изобретения, созданного при выполнении служебного задания. При этом не исключается возможность заключения различных договоров между работником и работодателем, предусматривающих как совместное, так и иное использование изобретения. В частности, условия использования изобретения могут быть отражены в трудовом договоре (контракте) между автором изобретения и его работодателем, в процессе выполнении задания которого создано данное изобретение.

В соответствии с частью 3 статьи 10 Патентного закона нарушением исключительного права работодателя-патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение.

Примером может служить постановление кассационной инстанции Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 18 октября 1999 года. Из материалов дела следует, что истец - Фирма "Пфайзер Лтд, Ю.К." является обладателем патента Российской Федерации № 1498388, выданного в отношении химико-технологического способа получения безилатной соли амлодипина в результате реакции амлодипинового основания с бензолсульфановой кислотой (л. д. 12 т.I). В обоснование своих требований Фирма "Пфайзер Лтд, Ю.К." указывает на то, что ответчик - Фирма "Д-р Реддис Лабораторис Лтд" реализует в Российской Федерации безилат амлодипина в таблетках под названием "Стамло", чем нарушает исключительное право патентообладателя. Не соглашаясь с требованиями истца, ответчик утверждает, что индийская фирма при производстве лекарства "Стамло" использует другой способ получения субстанции, который отличается от способа, запатентованного истцом.

Арбитражный Суд полно и тщательно исследовал все обстоятельства дела, оценил в совокупности собранные по делу доказательства и пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительного права патентообладателя, предусмотренного частью 3 статьи 10 Патентного закона.

Работодатель вправе отказаться от прав на изобретение и позволить работнику-изобретателю подать заявку от своего имени.

В Патентном законе предусмотрен срок, по истечении которого работодатель теряет право на подачу заявки в Патентное ведомство. Он составляет четыре месяца с момента уведомления работодателя работником о создании изобретения. В течение этого срока работодатель должен либо подать заявку в Патентное ведомство, либо уступить право на подачу заявки другому лицу, либо принять решение о сохранении изобретения в тайне (ст. 8), но в этом случае он должен известить автора. Следует при этом заметить, что процедуры осуществления уступки права на подачу заявки другому лицу, а также реализации решения о сохранении изобретения в тайне не формализованы. Это приводит к множественности толкований своих прав субъектами рассматриваемых отношений. Очевидно только то, что каждую из предоставляемых работодателю возможностей распорядиться созданным служебным изобретением последний может реализовать на договорной основе. При этом формально не требуется участия автора изобретения в договорном процессе и, тем более, привлечения его в качестве стороны договора. Однако, по мнению авторов статьи, какое-либо участие изобретателя было бы желательным, поскольку в любом случае, исходя из положений патентного законодательства, автор имеет право на соответствующее вознаграждение за подобное использование его изобретения, а, следовательно, и на информацию о таком использовании. Кроме того, участие в договорном процессе обеспечивает автору уверенность в соблюдении его прав авторства.

Исключение автора служебного изобретения из договорного процесса, по мнению авторов статьи, создает благоприятную почву для возникновения конфликтных ситуаций по поводу информирования об использовании изобретения, определения размера авторского вознаграждения, сроков его выплаты и т.п.

У работодателя сохраняется право использовать служебное изобретение в собственном производстве даже при получении работником-изобретателем патента на свое имя. Следует заметить, что данное право отличается от права преждепользования, поскольку объем использования изобретения в собственном производстве работодателя законодательно не ограничивается. Иными словами, работодатель вправе не только производить продукцию, содержащую запатентованный автором объект, но и расширять производство.

Данное обстоятельство приводит к выводу о том, что права автора, получившего патент на служебное изобретение, вообще говоря, не являются исключительными. Однако это противоречит п.2 ст.3 Патентного закона, в котором установлено, что патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование. Указанное противоречие создает неопределенность в положении как автора служебного произведения, так и добросовестного приобретателя патента, что ограничивает возможности по распоряжению патентом.

В этом смысле более правильным представляется норма, предусмотренная в пункте 2 статьи 4 Закона об изобретениях, в соответствии с которой “...Патент на изобретение, созданное работником, выдается работодателю, если между ними заключен соответствующий договор. Этот договор, наряду с уступкой права на получение патента, определяет обязанности работодателя по обеспечению условий материального, производственного и социального характера (включая пенсионные и жилищные), необходимых для эффективной творческой деятельности работника, и выплате ему в случае создания изобретений вознаграждения, предусмотренного настоящим Законом. Договор заключается в отношении изобретений, создаваемых в результате решения конкретных задач в соответствии с выдаваемыми работнику заданиями. Автор такого изобретения имеет право на безвозмездную неисключительную лицензию. Если между работником и работодателем не заключался указанный договор, то патент выдается автору изобретения. Работодатель вправе использовать это изобретение на условиях, определяемых лицензионным договором”.

Таким образом, в настоящее время закрепленное законом право работодателя на использование служебного изобретения в собственном производстве следует рассматривать в качестве обременения патента, полученного автором. В случае уступки патента на указанное изобретение автор, очевидно, обязан поставить приобретателя в известность о наличии данного обременения либо предварительно освободить патент от обременения путем заключения соответствующего соглашения с работодателем. Однако законодательно такая обязанность не закреплена.

Представляется рациональным восполнить отмеченные пробелы законодательства в законе о служебных изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах, принятие которого предусмотрено в ч.5 п.2 ст.8 Патентного закона.

Анализ прав автора служебного изобретения показывает, что его основным правом, как указано в статье 8 Патентного закона, является «право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя». Патентный закон строго не определяет размер выплачиваемого вознаграждения и не конкретизирует условия его выплаты. Законодатель предлагает работнику и работодателю самим урегулировать эти вопросы на основе соглашения.

В том случае, когда между автором и работодателем не заключен соответствующий договор, размер вознаграждения определяется в соответствии с Законом об изобретениях. Основанием для этого служит Постановление Правительства РФ от 14.08.93 № 822, принятое во исполнение Постановления Верховного Совета РФ от 23.09.92 № 3518-1. Указанное постановление Правительства пролонгирует действие ряда норм Закона СССР "Об изобретениях в СССР" до принятия соответствующих законодательных актов Российской Федерации в сфере изобретательства. Кроме того, действуют специальные нормативные правовые акты, регулирующие порядок применения норм актов законодательства бывшего СССР в отношении выплаты вознаграждений авторам изобретений. Таким образом, указанная норма защищает права автора служебного изобретения, устанавливая гарантированный размер вознаграждения.

Кроме размера вознаграждения важным условием являются также сроки его выплаты. Однако Патентным законом они не конкретизируются. Данный вопрос на сегодняшний день регулируется пунктом 3 статьи 32 Закона об изобретениях, согласно которому “вознаграждение выплачивается автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года, в котором использовалось изобретение, и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии”.

Автор служебного изобретения имеет также право на поощрительное вознаграждение. Его выплата предусмотрена действующей статьей 32 Закона об изобретениях, в пункте 5 которой сказано, что “автору изобретения, патент на которое выдан предприятию, патентообладателем в месячный срок с даты получения им патента выплачивается поощрительное вознаграждение, которое не учитывается при последующих выплатах. Размер поощрительного вознаграждения за изобретение (независимо от количества соавторов) должен быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия”.

Гарантия своевременной выплаты вознаграждения подкреплена санкцией, обращенной к виновному работодателю. До принятия специального законодательства она выражена в статье 33 Закона об изобретениях, которая устанавливает, что за несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04 процента суммы, причитающейся к выплате. При этом если сроки выплаты вознаграждения просрочены, то помимо пени на выплаты этого рода распространяются повышающие коэффициенты, используемые для исчисления государственных пенсий.

При составлении договоров о распределении вознаграждения между соавторами возникает необходимость определения творческого вклада каждого из авторов. Единых правовых норм или рекомендаций на этот счет нет, но для определения доли в получаемом авторском вознаграждении можно воспользоваться матрицей учета творческих вкладов, подобной той, что предлагается Фондом интеллектуальной собственности.

Автор имеет также условное право на использование служебного изобретения, а также на подачу заявки в Патентное ведомство. Условием возникновения этих прав считается отказ работодателя от прав на изобретение, что было подробно рассмотрено выше.

Авторы статьи считают назревшей необходимостью принятие более строгих правовых актов по регулированию вопросов, связанных с авторским вознаграждением. Это можно было бы реализовать, например, в новом законе о служебных изобретениях.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР КАК СПОСОБ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Одним из основных условий признания изобретения служебным является наличие трудовых отношений между работником-изобретателем и работодателем в процессе создания изобретения, т.е. патентное законодательство должно здесь рассматриваться в непосредственной связи с нормами трудового права. При этом особое место в отношениях служебного изобретательства занимает трудовой договор. В силу диспозитивности норм, регулирующих отношения служебного изобретательства, именно в нем стороны могут по-своему наиболее полно определить взаимные права и обязанности, касающиеся производимой работником интеллектуальной собственности. Здесь представляется возможным напомнить об отличиях трудового договора от гражданско-правового и иных видов договоров.

Законодатель дает легальное определение трудового договора (контракта), указывая в ст. 56 Трудового кодекса, что это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить предусмотренные кодексом и иными нормативными актами условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка.

Трудовой договор, являясь двусторонней сделкой, представляет собой соглашение конкретного физического лица с конкретной организацией или физическим лицом о его труде на определенном производстве в качестве работника. В качестве отличительных признаков трудового договора можно выделить следующие:

В отличие от трудовых договоров предметом гражданско-правовых договоров является уже овеществленный конечный результат труда (изобретение, картина и т.д.), а труд в них — это лишь способ достижения этого результата.

В гражданско-правовых договорах стороны исходят из принципа независимости и отсутствия в своих действиях отношений власти и подчинения.

По договору личного подряда, поручения, авторскому, изобретательскому и т.п. работник не подчиняется дисциплине, внутреннему распорядку организации, он самостоятелен в выборе способа выполнения работы, за что сам и отвечает. Охрану труда обеспечивает сам. Ему оплачивается лишь овеществленный конечный результат труда (картина, предмет бытового заказа и т.д.) или выполненное поручение.

При трудовом договоре риск случайной гибели результата труда лежит на работодателе, а при договоре личного подряда, авторском, изобретательском и т.п. этот риск несет сам гражданин. При трудовом договоре организация труда работника лежит на работодателе. Он, согласно ст. 22 Трудового кодекса обязан предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором, обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда, обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для использования ими трудовых обязанностей.

Трудовой договор может оказаться серьезным документом в споре о признании изобретения служебным. Поэтому для законодателя при совершенствовании государственной патентной политики важно чувствовать интересы сторон трудового правоотношения.

Интерес работодателя в трудовом договоре сосредоточен на закреплении своих прав в качестве собственника, предусмотрении возможных конфликтных ситуаций в будущем и мер по их преодолению, предупреждении несанкционированного получения автором патента на свое имя и т.д.

Работодатель по закону обладает исключительными правами на служебное изобретение. Поэтому, строго говоря, нет необходимости в оформлении договора на уступку права требования и тем более во включении таких условий в трудовой договор. Если же работодатель желает дополнительно подстраховаться и лишить работника в дальнейшем возможности оспаривать в суде служебный характер изобретения, то факт передачи прав на конкретное изобретение все-таки имеет смысл отразить в договоре об уступке права.

В трудовом же договоре может быть зафиксирована обязанность работника не оспаривать патент, полученный по созданному им служебному изобретению.

Не лишним следует признать и констатацию обоюдного согласия в случае конфликта принять все усилия для досудебного урегулирования спора.

Важными пунктами трудового договора, очевидно, следует считать размер и условия выплаты вознаграждения работнику за созданное им изобретение. Для работодателя эти пункты играют роль, прежде всего, меры, стабилизирующей отношения с работником.

В качестве превентивной меры работодатель может обязать работника уведомлять администрацию о потенциально возможных конфликтах, о его работах в интересах других работодателей и по иным договорам, а также включить в штатные обязанности составление периодической отчетности о своей изобретательской и иной творческой деятельности, в сфере интересов предприятия.

Указанные выше условия важны для работодателя, поскольку в современных рыночных отношениях предприятия - конкуренты ведут острую борьбу, в том числе и средствами патентной политики. Широкие возможности в этом плане предоставляет норма Патентного закона, признающая нарушением исключительного права введение в хозяйственный оборот продукта, содержащего запатентованное изобретение.

Так, решением Арбитражного суда г. Москвы от 06.07.99 Общество с ограниченной ответственностью "МАЗ-МАН Трак Трейдинг" было обязано прекратить нарушение патента №1463526 от 01.11.96 на изобретение "коробки передач транспортного средства (с приоритетом от 19.06.86)". Данному обществу также было запрещено не санкционированное компанией "Монолит Бизнес Инк" введение в хозяйственный оборот на территории РФ коробок передач модели ZF-Ecosplit модификации 16S151.

Акционерное общество "Монолит Бизнес Инк", зарегистрированное на Британских Виргинских островах (копия сертификата № 198809), являлось законным патентообладателем российского патента № 1463526 от 01.11.96, выданного Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам (Роспатент) на основании ранее действовавшего авторского свидетельства СССР − SU 1463526 А1.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что использование патента N 1463526, выданного на изобретение "Коробки передач транспортного средства", произведено без разрешения патентообладателя, что на основании ст. ст. 13, 14 Патентного закона РФ является нарушением исключительных прав патентообладателя.

Это нарушение прав выразилось в том, что ответчик, ООО "МАЗ-МАН Трак Трейдинг", распространял на территории РФ рекламу и предлагал к продаже производимые им грузовые автомобили МАЗ-МАН 543265, укомплектованные коробками передач модели Z-Ecosplit модификации 16S151, которые изготовлены с использованием вышеупомянутого патента, право на который принадлежит истцу.

Суд кассационной инстанции оставил решение Арбитражного суда без изменения.

Интересы автора изобретения, созданного при выполнении служебного задания, связаны с получением права на вознаграждение и получением авторских прав на служебное изобретение при утрате к нему интереса со стороны работодателя.

Таким образом, в трудовом договоре представляется целесообразным предусмотреть право работника на ознакомление с результатами бухгалтерских расчетов и отчетности предприятия по использованию служебного изобретения. Автор должен быть уверен в правильности расчета вознаграждения за созданное им изобретение (зависящее в общем случае от результатов использования изобретения), а также в правильности оформления сделок с его участием.

Работодатель в целях защиты своей экспортируемой продукции или же по иным соображениям имеет право подать заявку на получение патента в другом государстве. Однако зачастую работодатель либо не считает нужным это делать, либо не может из-за нехватки средств. В этом случае правом на зарубежное патентование может воспользоваться автор изобретения, даже если на изобретение уже выдан российский патент.

В настоящее время многие отечественные научно-исследовательские институты, организации и предприятия имеют активные деловые отношения с зарубежными партнерами. В рамках этих отношений заключаются различные контракты, в том числе и на передачу изделий, образцов, технологий и другой продукции, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности в виде служебных изобретений (запатентованных или планирующихся к патентованию). В связи с этим особенно актуальными оказываются вопросы обеспечения коммерческой тайны. Кража интеллектуальной собственности приобрела у нас весьма широкие масштабы, особенно в различных отечественных НИИ. По мнению специалистов, “...слишком часто этой собственностью завладевают иностранные конкуренты, поскольку институты не заключают необходимых, препятствующих краже, правовых соглашений и не обеспечивают патентной защиты, да и не многие могут себе это позволить”.

Очевидно, что для эффективной защиты коммерческой тайны необходимо наличие соответствующих положений в правилах внутреннего трудового распорядка предприятий и организаций, обеспечивающих конфиденциальность служебной интеллектуальной собственности. Необходимо также тщательно продумывать процедуры ведения деловых отношений с зарубежными партнерами. При этом не будет лишним отразить в трудовом договоре правила участия автора в переговорном процессе о передаче служебной интеллектуальной собственности зарубежному партнеру.

В настоящее время основным инструментом регулирования хозяйственной деятельности считается гражданско-правовой договор. Само по себе наличие гражданско-правового договора между автором и юридическим лицом не является основанием признания созданного автором изобретения служебным, поскольку между ними нет служебных отношений. Для получения юридическим лицом прав на созданное автором изобретение необходимо заключение отдельного договора. Поэтому если, например, заключая договор на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, заказчик предполагает стать обладателем исключительных прав на изобретения, которые могут быть получены в ходе этих работ, то он должен зафиксировать такой пункт в договоре. Если в подобном договоре передача прав на изобретение не предусмотрена, автор имеет право оформить патент на свое имя, за исключением случая, когда создание изобретения вытекает из технического задания. Последний случай маловероятен, поскольку творческий процесс изобретательства не поддается регламентации, а его положительный исход практически невозможно прогнозировать.

Другой аспект учета авторских прав на служебные изобретения определяется использованием служебных изобретений, созданных в рамках трудовых договоров, в связи с заключением различного рода гражданско-правовых договоров, таких как: договор на выполнение научно-исследовательских работ, подряда, договор аренды, лицензионный договор, договор уступки, договор залога, страхования и др.

Согласно статье 421 Гражданского кодекса РФ принцип свободы договора позволяет сторонам выбирать форму и условия договора по своему усмотрению, кроме случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Поэтому форма не всегда соответствует какому-либо одному виду договоров, предусмотренных в ГК. Реальный договор очень часто имеет смешанную форму и использует в качестве правовой основы не только нормы ГК, но и обычаи делового оборота, а также, при необходимости, нормы патентного, таможенного, налогового, финансового, антимонопольного законодательства. А в договорах с участием иностранного элемента добавляются еще и нормы международного частного права.

В рамках данной работы интерес представляют те из гражданско-правовых договоров, в которых у работодателя сохраняются обязательства перед автором изобретения, либо авторы лично участвуют в передаче интеллектуальной собственности. Наиболее представительными в этом плане являются лицензионные договоры.

В патентном законодательстве лицензионным договорам законодатель отвел особое место. Подтверждением этому могут служить следующее:

а) лицензионный договор – единственный из всех гражданско-правовых договоров, упоминающийся в тексте Патентного закона;
б) определение лицензионного договора включено законодателем непосредственно в текст Патентного закона (п.1, ст.13), очевидно, исходя из стремления не усложнять важный институт бланкетными нормами;
в) в отличие от других гражданско-правовых договоров лицензионный договор может считаться действительным только в том случае, если он зарегистрирован в Патентном ведомстве.

Согласно статье 13 Патентного закона лицензионным считается такой договор, согласно которому “патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором".

У работодателя (лицензиара) в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Патентного закона имеются обязательства перед автором по выплате вознаграждения, “соразмерного выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя. Вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения между ними”.

При уступке права на служебное изобретение третьему лицу (лицензиату) путем заключения лицензионного соглашения работодатель в тексте договора может предусмотреть обязанность лицензиата выплатить вознаграждение автору изобретения. Этими действиями работодатель понижает свою материальную ответственность перед автором. Однако полностью эта ответственность не исчезает, поскольку в случае обращения автора изобретения в суд оба они (и работодатель, и лицензиат) несут солидарную ответственность.

Согласно статье 138 Гражданского кодекса РФ и пункту 1 статьи 13 Патентного закона использование патента третьими лицами не допускается без разрешения патентообладателя, т.е. без лицензионного договора.

В этой связи в качестве примера предлагается обратить внимание на решение кассационной инстанции Федерального арбитражного суда Московского округа по иску АО "Монолит Бизнес Инк" к ООО "Ивеко Уралаз". Как следует из материалов дела, компания "Монолит Бизнес Инк" является обладателем патента № 1463526 от 01.11.96 на изобретение "Коробка передач транспортного средства", выданного Роспатентом.

Арбитражным судом г. Москвы от 25.05.98 по делу № 5-361 установлено, что продукция 3-го лица по настоящему делу − "Уанрадфабрик Фридрихсхафен Аг" − коробка передач модели ZF-Ecosplit модификаций 16S151 и 16S221 изготовлена с использованием запатентованного изобретения "Коробка передач транспортного средства" по российскому патенту № 1463526, выданному истцу. Судом установлено, что ответчик в своей рекламе в виде рекламы листовок журнала "Коммерческие автомобили (1999 г.)" использует наименование продукции, являющейся контрафактной (стр. 61, 80, 128 приобщенного к материалам дела журнала).

Ответчиком указанные обстоятельства не опровергнуты, доказательств, что он обладает правом преждепользования на изобретение, запатентованное истцом, при выпуске автомобилей Урал-Ивеко-5531, Урал-Ивеко-190-37НТ, Урал-Ивеко-632291, Урал-Ивеко-33030ANW, Урал-Ивеко-331 не представлено.

В связи с этим суд пришел к выводу, что реклама ответчика содержит качественные технические характеристики, поэтому ее следует рассматривать как предложение к продаже продукции на территории России с использованием изобретения истца, введение в хозяйственный оборот.

Поскольку запатентованное истцом изобретение является объектом интеллектуальной собственности и объектом исключительных прав, их использование третьими лицами может осуществляться только в пределах ч. 2 ст. 138 ГК РФ, т.е. с согласия собственника. Такого согласия истец не давал.

Поэтому суд в соответствии с требованиями ст. ст. 11, 12 ГК РФ и ст. 10, 13 и 14 Патентного закона РФ защитил нарушенное право, обязав ответчика прекратить нарушение патента.

В случае если нарушение патента на служебное изобретение повлекло убытки правообладателя (работодателя), виновное лицо обязано в соответствии со статьей 15 ГК РФ возместить работодателю причиненные убытки, включающие реальный ущерб и упущенную выгоду.

Анализ положений пункта 2 статьи 8 Патентного закона показывает, что полученная работодателем сумма возмещения может и должна рассматриваться в качестве базы для выплаты автору вознаграждения, а сам факт возмещения убытков, в качестве основания для такой выплаты.

Автор изобретения является заинтересованным лицом в сделках, заключаемых его работодателем, предусматривающих использование или передачу результатов его интеллектуальной собственности в виде т.н. служебных изобретений, поскольку авторское вознаграждение зависит от использования указанного служебного изобретения.

Бывают случаи, когда работодатель позволяет безвозмездно пользоваться своим служебным изобретением дочернему или иному предприятию. Безвозмездность такого использования интеллектуальной собственности не может являться основанием невыплаты автору вознаграждения, поскольку согласно части 2 пункта 2 статьи 8 Патентного закона “автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности”. При этом полагается, что в понятие “надлежащее использование” объекта входит и его возмездность. Представляется, что в последнем случае для вычисления размера авторского вознаграждения следует исходить из базовой суммы, определяемой обычаями делового оборота в аналогичных возмездных сделках.

Поскольку безвозмездность передачи интеллектуальной собственности нарушает права изобретателя, последний имеет право на иск к своему работодателю. При этом суд должен будет обязать работодателя принять меры к заключению лицензионного соглашения или меры по судебному пресечению нарушенного права на патент и возмещению патентообладателю причиненных убытков. Автор самостоятельно не может предъявить иск к нарушителю. Это может сделать только патентообладатель или лицензиат, получивший исключительную лицензию, если иное не предусмотрено лицензионным договором (см.ст.14 Патентного закона).

Нетривиальным является комплекс вопросов о выплате авторского вознаграждения в случае смены владельца прав на служебное изобретение по закону − при реорганизации (приватизации), ликвидации, банкротстве предприятия. Во-первых, требуется выяснить, кто является новым владельцем прав на служебное изобретение. Во-вторых, не утратил ли новый владелец интерес к созданному изобретению. В-третьих, имеет ли новый владелец желание и возможность осуществлять поддержку патента на служебное изобретение.

Приобретая таким образом права на служебное изобретение, новый владелец приобретает и обязанности по выплате авторского вознаграждения автору изобретения. Иное противоречило бы смыслу патентного законодательства и нарушало бы права автора изобретения. Очевидно, что необходимость выплаты авторского вознаграждения должна учитываться в стоимости данного вида нематериальных благ (к числу которых относятся патенты на служебные изобретения) при переходе к новому владельцу.

Между работодателем (прежним владельцем прав на служебное изобретение) и автором изобретения может быть заключен договор, конкретизирующий их отношения в области служебного изобретательства. Выше было показано, что наличие такого договора является желательным для обеих сторон. В таком договоре могут быть установлены, например, обязательства работодателя по поддержанию патента в силе в течение определенного времени, а также закреплен приоритет автора на получение патента при утрате работодателем интереса к изобретению. В этом случае новый владелец получает патент на служебное изобретение с обременением, как это предусмотрено статьей 384 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей, что “требования, переданные другому лицу, переходят к новому кредитору в таком же объеме, в каком они принадлежали первоначальному кредитору. В частности, для нового кредитора сохраняют силу условия о залоге, поручительстве, процентах, иных способах обеспечения обязательств, а также другие связанные с требованиями права, если стороны не достигли по ним иного соглашения. Эти права переходят в том объеме и на тех условиях, которые существовали на момент перехода”. Автор изобретения, в свою очередь, в силу статьи 385 Гражданского кодекса РФ, обязан сообщить новому владельцу прав на изобретение “сведения, имеющие значение для осуществления требования”.

Таким образом, в настоящей статье авторы попытались рассмотреть наиболее актуальные в практическом плане вопросы, возникающие в процессе создания и последующего использования служебных изобретений. Даны ряд рекомендаций по рациональным действиям сторон в процессе служебного изобретательства, призванные минимизировать риск возникновения конфликтных ситуаций. Предложения подкреплены теоретическими обоснованиями.


Copyright © 1994-2016 ООО "К-Пресс"